海外投資收購專利，不僅可以開拓新的技術領域，促進技術升級改造，減少自行研發(fā)的成本，還可以通過許可使用收購的專利技術營利，預防和控制專利侵權風險。這對于中國企業(yè)“走出去”的戰(zhàn)略意義不可小覷。

 

　　然而，專利收購本身卻面臨復雜的風險問題，除了所有海外資產(chǎn)收購行為都可能面臨的各種一般風險外，還可能面臨專利收購特有的知識產(chǎn)權風險。

 

　　IP風險的識別意義

 

　　以上市企業(yè)甲公司收購乙公司“地衣芽孢桿菌活菌膠囊生產(chǎn)技術”為例，合同金額4000萬元，其中有3890萬元是無形資產(chǎn)，即“地衣芽孢桿菌活菌膠囊生產(chǎn)技術”的評估價值。甲公司此前沒有微生態(tài)制劑相關產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)驗，存在生產(chǎn)技術風險。之所以甘冒這樣的技術風險，是因為通過此次收購，甲公司將進入生物制品領域，提高公司競爭力和盈利能力。甲公司確認，乙公司的“主要產(chǎn)品地衣芽孢桿菌活菌膠囊市場成熟，市場非常廣闊且競爭對手少，很長一段時間內(nèi)不會有同類品種獲得批準。隨著臨床認識提高，這個藥物的應用前景看好。”如果這一判斷不準確，就意味著公司甲的此次收購將面臨重大的經(jīng)濟風險。

 

　　本案例的精彩之處更在于其法律風險：收購完成后，乙公司被丙公司起訴侵犯其“地衣芽孢桿菌生態(tài)制劑的制備方法專利權”，即乙公司擅自使用其擁有獨家使用權的專利方法，生產(chǎn)、銷售侵權產(chǎn)品“地衣芽孢桿菌膠囊”，要求支付98萬元調(diào)查和制止費及1402萬元的經(jīng)濟損失。丙公司的主要依據(jù)是，被收購方乙公司所稱的“地衣芽孢桿菌生態(tài)制劑的制備方法專利權”在收購完成之日仍屬于丙公司。甲公司下足財力收購的“專利技術”，竟然是乙公司正在申請的發(fā)明專利。

 

　　從這一案例可知，海外收購專利的IP風險源于相關國家和地區(qū)的法律和國際法框架下，目標企業(yè)專利資產(chǎn)的種類、存在及其權屬關系（所有權還是使用權，是普通使用權還是排他使用權）、專利的技術特征、經(jīng)濟價值與戰(zhàn)略價值、專利遭遇侵權的可能性、目標企業(yè)侵犯他人專利的潛在責任以及并購方對專利資產(chǎn)的控制力和消化能力等因素。因此，專利收購的IP風險不僅指法律風險，還包括技術風險和經(jīng)濟風險（又稱商業(yè)風險）。

 

　　所謂法律風險，是指海外收購專利資產(chǎn)因法律上的權利、義務和責任帶來的各種損害與損失的可能性。而相關的技術風險和經(jīng)濟風險，是指專利的技術價值和經(jīng)濟價值在轉(zhuǎn)移的過程中，投資方實現(xiàn)預定的技術目標（技術上升級換代和經(jīng)濟目標），例如投資回報率，的這樣一種可能性。

 

　　從投資的法律角度來看，這三類專利收購的IP法律風險是基礎性問題。以某一擁有核心發(fā)明專利的信息技術為例，它的產(chǎn)品如果缺乏專利保護，生產(chǎn)工藝、制作方法如果缺乏商業(yè)秘密的保護，可能會導致廣泛的復制，致使公司IP資產(chǎn)經(jīng)濟價值稀釋；產(chǎn)品的軟件部分和銷售文獻如不通過著作權予以保護，產(chǎn)品外形和構造如不通過工業(yè)設計權予以保護，產(chǎn)品的（商業(yè)）名稱如不通過商標權予以保護，幾乎整個產(chǎn)品的戰(zhàn)略價值和經(jīng)濟價值都可能會丟失。然而，技術風險和經(jīng)濟風險也不可忽視。例如，某項（核心）專利盡管IP法律風險很低，其經(jīng)濟價值和戰(zhàn)略價值如果與收購方的商業(yè)目標、戰(zhàn)略目標不符，同樣可能導致并購失敗。這說明專利收購中IP風險的復雜性。

 

　　這種復雜性還在于，海外收購專利資產(chǎn)所涉交易，“包括知識產(chǎn)權盡職審查、知識產(chǎn)權談判、獲得知識產(chǎn)權的交易手段、知識產(chǎn)權登記和并購后知識產(chǎn)權整合等多個環(huán)節(jié)”。每個環(huán)節(jié)都要求首先識別相關的IP風險（因素），才能確保交易順利進行。

 

　　在這樣的背景下，討論海外收購專利的IP風險（因素）識別方法（下文簡稱“專利IP風險”），不僅為良好的IP風險管理所必須，而且，對于成功的專利收購具有重要價值。本文著重討論IP法律風險，兼顧技術風險和經(jīng)濟風險識別的一般特征和要求。

 

　　從風險感知到風險系統(tǒng)識別

 

　　風險識別發(fā)端于風險感知。專利IP風險感知要求對于具有法律意義、技術意義、經(jīng)濟意義和戰(zhàn)略意義的專利及其相關IP信息或信號保持敏感，而風險識別則必須運用系統(tǒng)識別的方法，從專利收購商業(yè)目標、戰(zhàn)略目標的高度，對可能存在的IP風險和相關風險因素“全盤掃描”。

 

　　專利IP風險感知

 

　　專利IP風險的成因復雜。海外收購專利資產(chǎn)的價值受限于它的地域性、時效性、權屬狀況、繼受人的認知程度和技術轉(zhuǎn)移過程中企業(yè)管理因素等。這是專利資產(chǎn)與有形財產(chǎn)交易的重大區(qū)別。因此，海外收購專利的各種IP風險，可能源于下列八類因素：

 

　　1.專利的地域因素：必須弄清楚是根據(jù)何國、何地區(qū)的法律產(chǎn)生的專利，因為專利具有嚴格的地域性，只在該國家或地區(qū)范圍內(nèi)有效，超出該地域范圍，該項專利（權）即不復存在。

 

　　2.專利的時效因素：專利資產(chǎn)同樣有著嚴格的時間界限，發(fā)明專利通常為20年。超過這一時間界限，法律對于相應的專利資產(chǎn)不再給予壟斷性保護。

 

　　3.專利權屬瑕疵因素：目標專利資產(chǎn)的所有權或使用權權屬狀況如何？可能存在哪些權屬瑕疵？例如，擬收購的專利是否已對第三人設定使用許可？應當如何界定？專利權屬瑕疵風險的風險因素，主要來自于相關國家和地區(qū)的專利法律沖突（差異）、相關的權屬約定和（或）許可使用合同上的風險。

 

　　4.目標企業(yè)虛報因素：目標企業(yè)專利資產(chǎn)虛報，如夸大技術專利、品牌和市場渠道等無形資產(chǎn)的價值，假冒核心專利，影響收購方的正確評估，導致收購成本增加。

 

　　5.收購方的認知因素：專利的技術價值和經(jīng)濟價值轉(zhuǎn)移過程復雜，與并購后勞動人事、企業(yè)文化方面的整合水平密切相關，不一定能夠隨股權一并轉(zhuǎn)移或同其他有形資產(chǎn)一樣可以轉(zhuǎn)移。因此，收購方對專利資產(chǎn)的認知能力和程度也是重要的風險因素。

 

　　6.法律沖突因素：相關國家和地區(qū)的專利等IP法律、法規(guī)的差異性，通常表現(xiàn)在授予專利的客體及其例外、授予的條件、程序、權利的范圍和權利解釋、對專利（國際）轉(zhuǎn)讓的管制以及侵權損害賠償標準等方面。

 

　　7.國家執(zhí)法因素：不同國家和地區(qū)專利等IP執(zhí)法和保護力度存在較大差異，例如，相關國家和地區(qū)執(zhí)行國際法如TRIPs和《巴黎公約》制裁盜版和（專利）侵權方面的態(tài)度和力度，客觀上都存在差異。

 

　　8.專利技術及其產(chǎn)品IP保護的周延性因素：是否注意到對專利技術及其產(chǎn)品進行IP多樣性保護。例如，專利產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝、制作方法是否通過商業(yè)秘密進行保護，專利產(chǎn)品的商業(yè)名稱是否通過商標權進行保護，都對擬收購的專利資產(chǎn)的價值構成影響。

 

　　以上這些因素都是實際存在的。鑒于此，海外收購專利的IP風險首先是一種客觀風險。如何識別這種客觀存在的風險是投資者必須解決的重要問題。以上海易初通用機器公司收購國外某公司的壓縮機技術為例，據(jù)報道：“外方利用中方信息不對稱，不了解該專利的具體情況，刻意夸大該專利的含金量。外方聲稱其壓縮機技術中包含24件專利，其實有21件并未得到授權，真正享有完全知識產(chǎn)權的專利技術只有3件。中方收購后在該技術即將到期、所有專利和商標將被停止使用之際才識別出各種風險（因素），致使投入巨資購買的專利技術，戰(zhàn)略價值和經(jīng)濟價值均顯著低于并購預期。”

 

　　為什么有的企業(yè)會對海外投資專利等IP權屬瑕疵這些客觀存在的IP風險“視而不見”，任其發(fā)展演變直到損害企業(yè)應有的利益、甚至影響其經(jīng)營目標的實現(xiàn)？從風險管理的角度來說，這是因為，這些企業(yè)忽略了風險識別過程中的主觀風險，沒有注意到企業(yè)決策者和（或）操作者對收購交易中的IP風險是否具有真正的認知，即IP風險的感知能力。

 

　　主觀風險理論認為，“對客觀存在的風險只有形成主觀感知，認知其種類、性質(zhì)、強度和危害，轉(zhuǎn)化為主觀風險，才有可能指導人們采取有效的風險控制行為”。主觀風險理論要求我們對于具有法律意義、技術意義、經(jīng)濟意義和戰(zhàn)略意義的專利等IP信息或信號保持敏感。例如，被收購方的技術委托開發(fā)合同未就技術成果的歸屬作出約定，不僅影響并購標的的經(jīng)濟價值，而且將來可能涉及專利申請權和專利權等權屬爭議；如果涉及核心技術，則有可能導致專利收購的商業(yè)目標和戰(zhàn)略目標無法實現(xiàn)；生物科技企業(yè)專利收購中發(fā)現(xiàn)DNA晶片制造技術專利文獻中的技術創(chuàng)新要點和權利要求描述不一致或不清晰……都有可能產(chǎn)生同類問題。如果對這類信息或信號不敏感，要么是不能發(fā)現(xiàn)問題，要么是不能領悟其法律含義，這都可能導致專利等IP風險感知失敗。

 

　　專利IP風險系統(tǒng)識別

 

　　這種專利IP風險感知能力可以通過有關理論和方法的訓練獲得提高，“從零散的、直覺的風險感知上升為系統(tǒng)的、理性的風險識別”。即以一定的法律和經(jīng)濟—技術標準，通過一定的方法，例如，前述對可能的專利風險（因素）源設計一個識別框架，對海外收購中的專利資產(chǎn)的法律狀況和經(jīng)濟—技術狀況，從可能的風險（因素）源進行全面識別。

 

　　1.專利資產(chǎn)狀況。識別目標企業(yè)中存在的專利資產(chǎn)，對專利資產(chǎn)的權屬狀況、有效性和經(jīng)濟、技術價值進行審查，確認哪些專利資產(chǎn)能幫助并購方獲取競爭優(yōu)勢，可以帶來協(xié)同效應，收購后專利資產(chǎn)能否以及如何得到有效利用等，有助于收購方實現(xiàn)其收購的商業(yè)目標或戰(zhàn)略目標。

 

　　2.專利資產(chǎn)屬性。認識專利的法律屬性、技術屬性與經(jīng)濟屬性，達成對專利價值屬性的認知，為進一步評估專利價值、決定專利的收購價格提供依據(jù)。專利的戰(zhàn)略價值，通常取決于擬收購的專利是否能很好地適合收購方的業(yè)務目標，收購方是否能夠有效地實施。在海外投資中，符合或有助于實現(xiàn)投資戰(zhàn)略目標的那部分專利資產(chǎn)，為有戰(zhàn)略價值的專利。識別專利的戰(zhàn)略價值，應首先獲得該項專利的特征、范圍、有效性、可實施性和局限性等信息。專利的經(jīng)濟價值則須從投入產(chǎn)出、保值增值的角度對收購標的專利（叢）進行識別。專利的經(jīng)濟價值不僅取決于其產(chǎn)品、服務的市場價值與前景，同樣取決于專利的類型及其保護范圍，包括專利有效期的長短、受保護的地域范圍、是否受到其他協(xié)議如排他性專用許可協(xié)議的限制等，也即時間限制、地理限制和潛在的第三法使用協(xié)議限制。

 

　　3.專利相關責任。識別與目標企業(yè)專利技術及其相關產(chǎn)品和制造方法IP保護方面的責任或潛在責任：權利（所有權及相關權利）歸屬和負擔問題，受到質(zhì)疑的以及未決的權利要求問題，專利控制權的轉(zhuǎn)移以及改變問題，相關合同、協(xié)議中的專利限制條款對價值識別與評估的影響，專利有效性與可執(zhí)行性相關的問題，專利遭遇侵權、盜用問題，專利IP保護的周延性問題以及目標企業(yè)已發(fā)生的或可能發(fā)生的侵犯第三方專利的問題。

 

　　以上說明，專利IP風險的系統(tǒng)識別要求以科學的方法和識別工具，全面審視跨國收購中的上述專利及其產(chǎn)品和方法IP保護問題，從而獲得系統(tǒng)的、全面的、理性的海外專利IP風險識別，為準確的專利IP風險評估提供一個必要的前提。

 

　　在中國A電信公司收購美國B軟件公司通信專利技術案例中，中方公司的商業(yè)目標是收購美方公司在中國的專利技術，進而在這些專利的基礎上在中國開發(fā)新產(chǎn)品。在談判過程中，美方公司提供了聲稱含有幾百件“專利”的資產(chǎn)清單。對此，需要中方公司專業(yè)人員圍繞該清單所列“專利”的資產(chǎn)狀況、資產(chǎn)屬性和相關責任進行審查。具體做法，建議參照前述八類專利風險因素設計一個風險識別框架，以系統(tǒng)識別方法逐一審查。